Việc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) từ Cục Sở hữu trí tuệ là dấu mốc pháp lý quan trọng, ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp đối với nhãn hiệu. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp lầm tưởng rằng quyền này là tuyệt đối và vĩnh viễn. Thực tế, ngay cả trong thời hạn bảo hộ, nhãn hiệu vẫn có thể bị chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực nếu chủ sở hữu rơi vào hai rủi ro pháp lý nghiêm trọng dưới đây:

1. Mất hiệu lực vì không sử dụng nhãn hiệu trong 5 năm liên tục

Đây là rủi ro phổ biến nhất, thường xảy ra khi doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu chỉ để “giữ chỗ”, “bao vây” mà không đưa vào sử dụng thực tế.

Theo điểm d khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ, GCNĐKNH sẽ bị chấm dứt hiệu lực nếu:

“Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.”

Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào cũng có thể yêu cầu Cục SHTT chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu nếu chứng minh được rằng doanh nghiệp không sử dụng nhãn hiệu trong 5 năm liên tục. Lúc này, gánh nặng chứng minh thuộc về chủ sở hữu – doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng về việc đã “sử dụng thực chất” nhãn hiệu.

Theo khoản 5 Điều 124 Luật SHTT, “sử dụng nhãn hiệu” không chỉ là việc treo biển hiệu, mà bao gồm:

• Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
• Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tràng trữ để bán, vận chuyển hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ;
• Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

2. Hủy bỏ hiệu lực do xung đột với tên thương mại được sử dụng trước

Một rủi ro khác ít được chú ý nhưng có thể “xóa sổ” quyền sở hữu nhãn hiệu, đó là việc nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đã được sử dụng trước.

Điểm k khoản 2 Điều 74 Luật SHTT quy định một trong những trường hợp không đảm bảo khả năng phân biệt của nhãn hiệu- một trong các điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ: “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.”

Tình huống thực tiễn được đưa ra:

• Năm 2018, ông A thành lập “Công ty TNHH Thực phẩm Sạch AN TÂM” và kinh doanh rau sạch.
• Năm 2020, Công ty B nộp đơn đăng ký và năm 2021 được cấp GCNĐKNH cho nhãn hiệu “AN TÂM” dùng cho cùng nhóm sản phẩm.

Vậy, trong trường hợp này, việc vi phạm điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu có rủi ro pháp lý nào đối với văn bằng bảo hộ đã được cấp?

Trong trường hợp này, nhãn hiệu “AN TÂM” của Công ty B có thể bị hủy bỏ hiệu lực, do xung đột với tên thương mại “Thực phẩm Sạch AN TÂM” đã được sử dụng trước. Bởi, căn cứ khoản 4 Điều 96 Luật SHTT, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nếu chứng minh được rằng tại thời điểm cấp, nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Như vậy, sở hữu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Doanh nghiệp cần chủ động sử dụng nhãn hiệu thực tế, lưu giữ chứng cứ chứng minh việc sử dụng và kiểm tra xung đột với tên thương mại, nhãn hiệu khác trước khi đăng ký. Việc quản trị quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tránh rơi vào “hai bẫy pháp lý” tốn kém và đầy rủi ro nói trên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Huỳnh Nam.